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一文了解海外商标注册的途径和方法!

标签:商标注册 版权 软著

  商标到海外申请保护,主要有两个途径:单独国家商标注册以及马德里商标注册途径。
  单独国家商标注册,顾名思义,就是直接到拟申请保护的国家递交商标注册申请,由于商标到海外申请注册时,该商标往往在国内已经申请注册多年,已经没法再要求6个月的优先权,所以一般都不会再要求优先权。如果在国内是新申请商标要到国外去申请,是可以要求国内商标的6个月优先权期限的。
  马德里国际商标注册,是指根据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》 及其《共同实施细则》规定,在马德里联盟成员间所进行的商标注册,国际局像邮局一样只起中转平台作用,即申请人通过国际局一并提交其向各个联盟成员国的商标注册申请,再由各成员国商标局依其法律审查是否给予注册保护,其实质上是为申请人提供了一个较为便利的申请渠道。马德里协定和议定书是两个不同的条约,各成员间申请人通过国际注册指定各国并依照其所适用的条约进行商标申请。截至2020年1月,马德里联盟成员共有106个,基本上覆盖了全球主要经济体。
  马德里国际注册与国内注册/申请的关联性
  (1)马德里国际注册必须以国内注册/申请为基础,指定协定国必须国内已注册,指定纯议定书成员必须国内已申请,即取得商标申请受理通知书。
  (2)马德里国际注册申请应与国内注册/申请内容一致,即申请人名义一致、商标一致、商品和服务不超出国内注册范围,此外国际注册可以多类合并申请。
  (3)中心打击原则,即马德里国际注册之日起 5 年内,其关联的国内商标注册若被驳回、撤销等失效,其效力及于国际注册所有指定国,5 年后国际注册与国内注册不再关联。
  马德里国际注册显著特点
  (1)马德里国际注册具有手续简便、费用较低的便利性,申请人只需一份申请即可指定几十个国家,避免了逐一办理遭遇各国的代理、翻译、公证认证等独特要求,同时也可节省相当费用(目前一类普通商标的注册即使指定所有成员费用也不超过十万人民币)。国际注册同样每十年交费续展,其它如后期指定、转让、变更、续展等,手续均比较简便,费用也比较低廉。
  (2)马德里注册国际局发证较快,一般只需6-8个月即可,但国际局的注册证并不是在各国被核准注册的证明,只是表示该申请已在国际局登记,将转发至各指定国进行审查,能否在各指定国获得注册,得视各成员国是否驳回该申请,若未被驳回则自动在该国受保护,指定国一般不再发证。(驳回期限协定国是 12 个月,纯议定书国为12或18个月)
  (3)马德里国际注册的一些弊端:国际注册确实给申请人带来了诸多的便利,但在某些方面也有其弊端,作为申请人要根据具体情况决定是直接注册还是通过国际注册来获得保护。
  与直接注册审查周期比较短的国家相比,马德里注册的周期就太漫长了;若在成员国进行审查需要答复审查意见、异议答辩、驳回复审等仍然得委托当地代理师,产生新的费用。
  中心打击原则对于申请人影响太大,国内基础申请失效,马德里申请全部失效。虽然对于纯议定书国可以转换为国家注册,但无疑又将耗费时间与费用。
  商标在海外被他人抢注,怎么应对?
  有个做文具生产销售的公司,国内外有很多经销商,其中有个美国的经销商耍小聪明,把这个文具公司的商标在美国抢先注册了,然后发函给亚马逊,要求亚马逊把其他所有经销这个公司品牌的文具全部下架,理由就是构成商标侵权。文具公司气坏了,又没有好办法,来咨询我们怎么处理?
  对于已经被他人在海外抢注的商标,如果不想放弃该国市场,只能购买并转让该商标;申请无效或者撤销该商标同时自己提交商标申请;或者另外换新商标。这个文具公司的美国商标被发现时,还在申请流程中,文具公司表示一定要尽全力拿回该商标,通过委托美国当地的商标律师对该商标申请撤销,经过一年多的商标撤销流程,最终将该商标撤销,同时文具公司在美国同步申请注册了该商标。
  知识产权有一个特点,就是申请注册的成本较低,但是后续撤销、异议、维权诉讼的成本就会呈几何级增加,如上案例中,一个美国商标申请的成本约在1万元,但是后续做商标撤销的成本最后花了小10万元(还是在对方没有应诉的情况下,如果对方应诉,流程更为漫长,预计要花15-20万费用),所以为了避免在事后花费巨额的律师费用亡羊补牢,不如事前花费最小的代价来防患未然。
  如何避免商标被他人在海外抢注?
  做外贸的或者产品出口到国外的,遇到最多的问题可能就是商标抢注问题,加上最近这些年兴起的“商标投资热”,有很多“商标投资人(抢注人)”专门研究各行各业的头部公司及品牌,将一些没有申请注册的品牌抢注下来,然后开始碰瓷倒卖,获取商业利益。国内的这股商标投资热潮随着华人流动到了海外,在很多国家,有一些商标恶意抢注人将国内一些知名品牌在当地进行抢注。商标不像专利,专利要求全球新颖性,所以只要一个专利在国内已经申请了,如果没有专利申请人让渡优先权,其他人在其他国家是没法申请完全相同的专利的。但商标不一样,基于知识产权地域性特点,商标又没有全球新颖性的概念,所以一个商标可以在全球所有国家都可以申请一遍。对于商标保护来讲,只有一个最笨的办法,就是将这个商标在全球所有国家都进行申请。
  显然,这种做法不太现实,成本太高,目前据笔者所知,只有部分奢侈品品牌在全球两百个国家做了商标注册。有些特别小的国家,根本没有商标注册的必要性,也没有商标保护的法律机制。所以在这种情况下,商标申请人只需要挑选部分国家进行商标注册,挑选国家的条件是什么呢?
  (1)产品生产、销售国或者拟销售国;
  (2)主要经济体;
  (3)成本较低保护力度较大的国家。

  笔者优先推荐通过马德里商标体系进行海外商标注册,基本覆盖了主要经济体与主要生产销售国,剩余的只能通过单独国家商标申请的方式进行逐一申请了。在当地取得了商标注册权,才能初步保护你的商标;对于知名商标,尤其是在当地有较大影响力的知名驰名商标,最好委托有经验的当地商标事务所进行商标监测,避免被他人申请类似商标,淡化或者傍附商标。



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2018-04-25

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